Dans une décision récente en banc, la Cour d’appel fédérale a annulé son test antérieur de non-évidence des inventions de brevets de conception, estimant que les brevets de conception sont soumis au même test que les brevets d’utilité. LKQ Corporation c. GM Global Technology Operations (Circuit fédéral, 21 mai 2024).
Le test préalable de non-évidence d’un brevet de dessin ou modèle, appelé test Rosen-Durling (basé sur les deux décisions du circuit fédéral), est en vigueur depuis les années 1990. Le test Rosen-Durling est un test en deux parties. Dans la première étape, une référence principale (appelée référence Rosen), qui a « fondamentalement les mêmes » caractéristiques que le dessin ou modèle revendiqué, compte tenu du dessin ou modèle dans son ensemble, doit être identifiée. Si une référence Rosen existe, la deuxième étape consiste à analyser si un concepteur ordinaire modifierait la référence Rosen pour obtenir le dessin ou modèle revendiqué. Si aucune référence Rosen ne peut être identifiée, cependant, il n’y a pas de deuxième étape et le dessin ou modèle revendiqué n’est pas évident. S’il existe une référence Rosen, la deuxième étape est alors effectuée. La deuxième étape nécessite l’existence d’une référence secondaire qui est utilisée pour modifier la référence principale afin de créer le dessin ou modèle revendiqué. La référence secondaire doit être « tellement liée » à la référence principale que les caractéristiques de l’une suggèrent l’application de ces caractéristiques à l’autre.
Dans l’affaire LKQ, le brevet en cause était le brevet de conception D797,625 de GM Global Technology pour un garde-boue avant de véhicule. LKQ a déposé une requête en révision inter partes du brevet ‘625. La Commission de jugement et d’appel des brevets a conclu que LKQ n’avait pas satisfait à la première étape du test Rosen-Durling parce que sa référence principale n’était pas « fondamentalement la même » que la conception revendiquée.
LKQ a interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale. LKQ a fait valoir que la décision de la Cour suprême dans l’affaire KSR. International Co. v. Teleflex Inc., 550 US 398 (2007) avait implicitement annulé le test Rosen-Durling, mais le panel du circuit fédéral a estimé qu’il n’avait pas reçu d’instructions claires de la Cour suprême quant à l’effet de KSR sur les brevets de conception, car KSR impliquait des brevets d’utilité, et ne pouvait donc pas annuler le test Rosen-Durling. Le panel de la cour a confirmé la décision du PTAB.
LKQ a demandé une audience en banc, qui lui a été accordée. Le tribunal au complet a annulé la décision du panel et a renvoyé l’affaire au PTAB.
Le Circuit fédéral a examiné les lois sur les brevets pertinentes. Un brevet de dessin couvre « un dessin nouveau, original et ornemental pour un article manufacturé ». 35 USC section 171(a). Les lois sur les brevets relatives aux brevets d’utilité s’appliquent également aux brevets de dessin. Section 171(b). En vertu de l’article 103, une invention est évidente « si les différences entre l’invention revendiquée et l’état de la technique sont telles que l’invention revendiquée dans son ensemble aurait été évidente… pour une personne ayant des compétences ordinaires dans le domaine… » Dans Graham v. John Deere Co., 383 US 1 (1966), la Cour suprême a jugé que la détermination de l’évidence nécessite quatre séries de constatations factuelles : (1) la portée et le contenu de l’état de la technique ; (2) les différences entre l’état de la technique et les revendications ; (3) le niveau de compétence ordinaire dans le domaine ; et (4) des considérations secondaires telles que le succès commercial, les besoins ressentis depuis longtemps mais non résolus, l’échec des autres, la copie par des tiers et les éloges de l’industrie. Une fois ces facteurs identifiés, il est possible d’analyser la question de savoir si l’invention revendiquée est évidente par rapport à l’état de la technique. Dans l’affaire KSR, la Cour suprême a statué que les facteurs de Graham devaient être appliqués avec souplesse et que « les règles de prévention rigides qui refusent aux enquêteurs le recours au bon sens » sont inappropriées, et que « l’analyse de l’évidence ne peut pas être limitée à une conception formaliste ».
Sur la base des décisions de la Cour suprême, le Circuit fédéral a annulé les affaires Rosen et Durling. La cour a estimé que le test Rosen-Durling « ne correspond pas de manière adéquate à KSR …. et à d’autres précédents …. et n’est pas conforme à l’articulation générale des principes sous-jacents à l’évidence par la Cour suprême, ainsi qu’à son traitement spécifique de la validité des brevets de conception ». La cour a estimé que les exigences de Rosen-Durling – que la référence principale soit « fondamentalement la même » que le dessin ou modèle revendiqué et que la référence secondaire soit « si liée » à la référence principale que les caractéristiques de l’une suggèrent une application à l’autre – « sont indûment rigides ». La cour a souligné que KSR exige « une approche plus flexible que le test Rosen-Durling ».
La Cour a également estimé que la détermination de l’évidence d’un brevet de dessin ou modèle devait être fondée sur les mêmes facteurs que ceux appliqués aux brevets d’utilité. Selon la Cour, l’analyse de Graham devait être utilisée, même si elle a laissé aux « affaires futures le soin de développer davantage l’application de cette norme ».
GM et plusieurs amici ont fait valoir que l’annulation du test Rosen-Durling entraînerait une incertitude pour tous les brevets de conception. Le circuit fédéral n’était pas d’accord :
« Le test d’évidence en quatre parties de Graham pour les brevets d’utilité existe depuis très longtemps et il existe une jurisprudence considérable sur laquelle l’Office des brevets et les tribunaux peuvent s’appuyer pour évaluer l’évidence dans le contexte des brevets de conception. … Ce test s’est avéré efficace pour les brevets d’utilité et nous ne voyons aucune raison pour laquelle il ne serait pas également efficace pour les brevets de conception. Comme pour tout changement, il peut y avoir un certain degré d’incertitude pendant au moins une brève période, mais notre élimination du test rigide Rosen-Durling est imposée à la fois par la loi et par la jurisprudence de la Cour suprême. »
