Beaucoup d’entre nous ont dit : « Le bacon rend tout meilleur ». Pouvez-vous imaginer les distinctions que quelqu’un recevrait s’il contribuait à une invention qui améliore le bacon ? Eh bien, il s’avère que toutes les contributions ne comptent pas lorsqu’il s’agit d’inventer un brevet pour une meilleure méthode de précuisson du bacon.
Le différend est survenu entre HIP, Inc. (« HIP ») et Hormel Foods Corporation (« Hormel ») concernant des travaux sur un projet commun. En 2021, HIP a poursuivi Hormel, contestant la propriété de Hormel et le statut d’inventeur du brevet américain n° 9 980 498 (le « brevet ‘498 »). HIP, anciennement Unitherm Food Systems, Inc. (« Unitherm »), a fait valoir qu’elle détenait des droits sur le brevet parce que son président était un inventeur et qu’il devait être ajouté au brevet.
Le brevet ‘498 concerne un processus en deux étapes pour la cuisson des morceaux de bacon. La première étape consiste à préchauffer le bacon à l’aide d’un four à micro-ondes, d’un four infrarouge ou d’air chaud pour créer une couche de graisse fondue autour des morceaux de bacon. Cette couche de graisse empêche la condensation d’effacer la saveur du bacon. La deuxième étape cuit le bacon à une température plus élevée de manière à éviter une saveur carbonisée et désagréable.
En 2007, dans le cadre des efforts d’Hormel visant à améliorer son processus de création de morceaux de bacon précuits, Hormel a rencontré David Howard et d’autres personnes d’Unitherm pour discuter des processus et de l’équipement de cuisson d’Unitherm. Plus tard, les sociétés ont conclu un accord de développement commun pour le développement d’un four destiné à la cuisson du bacon. Hormel a effectué des tests chez Unitherm et plus tard chez Hormel. Howard a affirmé que c’était lors des tests chez Unitherm qu’il avait partagé le concept de l’utilisation de la technologie infrarouge pour le préchauffage.
En 2011, Hormel a déposé une demande de brevet pour le processus en deux étapes, sans impliquer la HIP. De plus, Howard n’a pas été désigné comme inventeur. Le brevet ‘498 a été délivré à partir de cette demande en 2018.
Dans sa plainte, HIP alléguait que Howard était un inventeur pour au moins quatre raisons, y compris sa contribution à la revendication indépendante 5, à savoir le préchauffage avec un four infrarouge. À la suite d’un procès au Delaware, le juge Connolly a conclu que Howard était un co-inventeur sur la base de cette contribution. Le tribunal a souligné que la contribution était importante car la revendication 1 évoquait uniquement un four à micro-ondes pour le préchauffage, alors que la revendication 5 incluait une option de four infrarouge dans un groupe Markush. Hormel a fait appel devant la Cour d’appel du circuit fédéral.
En appel, Hormel a soulevé deux questions. Il a fait valoir que Howard ne pouvait pas être un co-inventeur « parce que sa prétendue contribution au préchauffage avec un four infrarouge était bien connue et faisait partie de l’état de la technique car elle n’était pas significative par rapport à la portée de l’invention complète ». Hormel a également soutenu que HIP ne satisfaisait pas aux critères requis pour démontrer que Howard était un inventeur parce que le témoignage de Howard n’était pas suffisamment corroboré.
Pour être co-inventeur, « une personne doit apporter une contribution significative à l’invention revendiquée. Dans l’affaire Pannu c. Iolab Corp., le tribunal a défini un test en trois parties pour évaluer cette exigence. Le Circuit fédéral a reconnu qu’il existe une « lourde charge » de démontrer qu’un inventeur doit être ajouté à un brevet déjà délivré. Cela doit être prouvé par des preuves claires et convaincantes.
HIP a fait valoir que Howard s’est acquitté de cette charge, satisfaisant chacune des trois parties parce qu’il « (1) a contribué de manière significative à la conception de l’invention ; (2) a apporté une contribution à l’invention revendiquée qui n’est pas négligeable en termes de qualité, lorsque cette contribution est mesurée par rapport à la dimension de l’invention complète ; et (3) a fait plus que simplement expliquer aux véritables inventeurs des concepts bien connus et/ou l’état actuel de la technique.
Hormel a rétorqué que le tribunal de district avait commis une erreur en concluant que la contribution alléguée était significative au regard du premier facteur et avait commis une erreur en n’analysant pas le deuxième facteur, à savoir l’importance de la contribution alléguée à la lumière de l’invention complète. Hormel a allégué que Howard n’avait rien fait de plus que peut-être suggérer une pièce d’équipement particulière à utiliser dans le processus en deux étapes. Hormel a en outre affirmé qu ‘«il y a [was] aucune indication que le préchauffage infrarouge a résolu un problème spécifique dans le domaine du brevet 498 », « le préchauffage infrarouge n’est pas ce qui a rendu la revendication 5 brevetable » et « la simple conclusion du langage du four infrarouge dans une revendication n’est pas suffisante pour indiquer que contribution significative. »
HIP s’est appuyé sur le témoignage d’un expert selon lequel le préchauffage infrarouge n’était pas l’état de la technique, a fait valoir que la contribution était significative, comme le montre la différence de langage entre la revendication 1 et la revendication 5, et que le tribunal de district n’avait pas commis d’erreur dans ses conclusions.
Le Circuit fédéral a renversé la décision du tribunal de district, estimant que Howard n’était pas un inventeur parce que « la contribution de Howard au préchauffage des morceaux de viande à l’aide d’un four infrarouge est « insignifiante en termes de qualité », « lorsqu’elle est « mesurée par rapport à la dimension de l’invention complète ». Dans sa décision, le Circuit fédéral a mentionné que le fascicule et les dessins du brevet se concentrent sur l’utilisation d’un four à micro-ondes, et qu’un four infrarouge n’est mentionné que comme l’un des choix possibles dans la revendication 5.
HIP a demandé à la Cour suprême des États-Unis de réexaminer la conclusion selon laquelle la contribution de Howard n’était pas significative. Dans sa requête, HIP a affirmé que le Circuit fédéral a appliqué une « nouvelle exigence quantitative non étayée par le langage statutaire, incompatible avec les décisions précédentes des groupes spéciaux et l’histoire législative, et incompatible avec le principe selon lequel les revendications définissent l’invention ». En outre, HIP a fait valoir que la décision aurait un impact négatif sur le droit des brevets car « les décisions commerciales basées sur les cessions de brevets peuvent désormais être remises en question sur la base de l’allégation selon laquelle la quantité de contribution d’un co-inventeur était trop faible ».
Le 6 novembre 2023, la Cour suprême des États-Unis a rejeté la requête, mettant ainsi fin à ce litige, mais un certain nombre de questions demeurent. Qu’est-ce qui constitue une contribution « significative » dans ce contexte ? Les différends vont-ils augmenter entre les parties impliquées dans le travail de développement commun sur l’importance des contributions ? Y aura-t-il une recrudescence des défis en matière d’inventivité en général ?
Comme on dit : « Le temps nous le dira ».
