La décision de la Cour suprême, Jack Daniels Properties contre VIP Products, l’affaire du jouet pour chien Bad Spaniels en infraction, limite l’applicabilité du test de Rogers. Une affaire récente dans le neuvième circuit, Punchbowl Inc c. AJ Press, traitait de l’interaction entre la décision dans l’affaire Jack Daniels et le test Rogers.
Le test Rogers provient de l’affaire du deuxième circuit de 1989, Rogers c. Grimaldi. L’affaire concernait un procès intenté par Ginger Rogers à propos d’un film intitulé “Fred and Ginger”, qui parlait de deux artistes de cabaret italiens qui, dans leur numéro, imitaient les routines de danse de Fred Astaire et Ginger Rogers. La question dans cette affaire était de savoir si le créateur d’une œuvre expressive, une œuvre bénéficiant de la protection du premier amendement, pouvait être tenu responsable en vertu de la loi Lanham et des lois de l’État sur le droit à la publicité pour avoir utilisé le nom d’une célébrité dans le titre de cette œuvre expressive.
Le tribunal de district et le deuxième circuit en appel ont tous deux dit non, et le test Rogers a été créé. Selon le test Rogers, l’utilisation d’une marque tierce dans une œuvre expressive ne viole pas la loi Lanham, à moins que l’utilisation n’ait aucune pertinence artistique et induise explicitement en erreur quant à la source ou au contenu de l’œuvre. Le test Rogers a été largement adopté par d’autres circuits, notamment le neuvième circuit de Californie.
Le 8 juin 2023, la Cour suprême des États-Unis a statué sur Jack Daniel’s Properties, Inc. V. Vip Products. Le litige concernait une affirmation de Jack Daniel’s selon laquelle un jouet pour chien violait un certain nombre de ses marques. Au tribunal de district et en appel devant le neuvième circuit, la question a été posée comme si un jouet pour chien était une œuvre expressive puisque les revendications de marque impliquant des œuvres expressives sont analysées selon le test Rogers. En appel, la Cour suprême a déclaré que la question n’était pas de savoir si un jouet pour chien était une œuvre expressive mais plutôt la nature de l’utilisation des marques de Jack Daniel’s. La Cour suprême a jugé que l’utilisation des marques par VIP, bien qu’humoristique, avait pour but de servir d’identifiant de source… en d’autres termes, une utilisation de marque. La Cour suprême a statué que le critère Rogers ne s’applique pas aux cas où la marque est utilisée comme identifiant de source, qu’elle soit également utilisée ou non pour remplir une fonction expressive.
Dans Punchbowl Inc. contre AJ Press, le demandeur, Punchbowl Inc., est une entreprise technologique qui propose des invitations et des cartes de vœux en ligne. Elle utilise la marque PUNCHBOWL depuis 2006 et possède des enregistrements de marque fédérale couvrant la marque. AJ Press a été fondée par deux journalistes qui écrivaient pour Politico. AJ Press exploite Punchbowl News, une publication d’information en ligne sur abonnement qui couvre des sujets liés au gouvernement et à la politique américains. Compte tenu de l’orientation politique de la publication, AJ Press a choisi « Punchbowl » car c’est le surnom utilisé par les services secrets pour désigner le Capitole américain. Punchbowl Inc. a intenté une action en contrefaçon de marque et le tribunal de district a accueilli la requête en rejet d’AJ Press au motif que son utilisation de PUNCHBOWL n’entraînait pas de responsabilité selon le test de Rogers parce que sa publication est une expression protégée et que son utilisation n’était pas explicitement trompeur quant à sa source. Le neuvième circuit a confirmé la décision du tribunal de district en novembre 2022.
Dans la semaine qui a suivi la décision du neuvième circuit, la Cour suprême a accepté d’entendre Jack Daniels. Le neuvième circuit a suspendu sa décision initiale en attendant la décision de la Cour suprême. À la suite de l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Jack Daniels, le neuvième circuit a annulé sa décision initiale et a ensuite, après un exposé supplémentaire, jugé que le test Rogers ne s’appliquait pas à cette affaire parce qu’AJ Press utilise PUNCHBOWL pour identifier son produit d’information.
Avant Jack Daniels, le Neuvième Circuit appliquait le test de Rogers lorsqu’il y avait une revendication de marque impliquant une œuvre expressive. L’un de ces cas est 20th Century Fox Television contre Empire Distribution, Inc. Cette affaire impliquait un procès en matière de marque intenté par Empire Distribution, un label de hip-hop et de rap, basé sur l’utilisation par Fox d’EMPIRE comme nom d’une série télévisée sur un personnage fictif. Label hip-hop/rap new-yorkais. Dans cette affaire, le neuvième circuit a jugé que l’utilisation de « Empire » par Fox comme marque de commerce pour sa série télévisée ne constituait pas une contrefaçon selon le critère de Rogers. Si l’affaire Empire était entendue maintenant, le résultat serait exactement le contraire.
Le neuvième circuit a discuté d’Empire dans l’affaire Punchbowl et a ajouté que toute affaire antérieure, y compris Empire, selon laquelle le critère de Rogers s’appliquait lorsqu’une marque est utilisée dans une œuvre expressive d’une manière commerciale, qu’elle soit également utilisée ou non à des fins artistiques. d’une manière pertinente, est incorrecte et n’est plus une bonne loi.
