Le 19 avril 2024, l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO ou Office) a publié des propositions de modifications aux règles de pratique pour les procédures d’examen inter partes (IPR) et d’examen post-octroi (PGR) devant la Commission de première instance et d’appel des brevets (PTAB ou Conseil).
Selon l’USPTO, les propositions visent à améliorer et à s’appuyer sur les précédents et les orientations existants concernant l’exercice du pouvoir discrétionnaire du directeur conformément à l’America Invents Act (AIA) pour déterminer s’il convient d’engager une procédure DPI ou PGR en ce qui concerne les pétitions en série, parallèlement les pétitions et les pétitions impliquant la même technique ou des arguments identiques ou sensiblement identiques précédemment présentés au Bureau. Les règles proposées prévoient également un processus d’information distinct pour les arguments liés à l’institution discrétionnaire et alignent les procédures de clôture des procédures avant et après l’institution.
Premièrement, les modifications proposées incorporeraient dans les règles les facteurs que le Conseil prendra en compte pour déterminer s’il convient d’instituer un DPI ou un PGR pour les pétitions parallèles et les pétitions en série, ainsi que définiraient le cadre que le Conseil utilisera pour effectuer une analyse en vertu de 35 USC 325. (d) pour déterminer s’il convient d’instituer un DPI ou un PGR.
Les modifications proposées définiraient une pétition en série comme : »[A] pétition qui (1) conteste les revendications chevauchantes du même brevet qui ont déjà été contestées par le pétitionnaire, la véritable partie intéressée du pétitionnaire ou un proche du pétitionnaire ; et (2) est déposée après (a) le dépôt d’une réponse préliminaire du titulaire du brevet à la première requête ; ou (b) l’expiration du délai pour déposer une telle réponse en vertu du § 42.107(a)(2) ou du § 42.207(a)(2), ou selon une autre ordonnance, si aucune réponse préliminaire à la première requête n’est déposée.
Une pétition parallèle serait définie comme : »[T]deux ou plusieurs requêtes qui (1) contestent le même brevet et (2) sont déposées par le même requérant au plus tard : (a) lors du dépôt de la réponse préliminaire du titulaire du brevet à l’une des requêtes, ou (b) à la date d’échéance énoncé au § 42.107(a)(2) ou § 42.207(a)(2) pour le dépôt d’une réponse préliminaire du titulaire du brevet à la première requête (si aucune réponse préliminaire du titulaire du brevet aux requêtes n’est déposée). » L’USPTO a déclaré qu’il faisait cela pour apporter plus de clarté concernant la différence de calendrier entre les requêtes que l’USPTO considère comme déposées en parallèle et celles qu’il considère comme déposées en série. Pour apporter plus de clarté sur cette question, l’USPTO propose de définir une requête parallèle dans la règle comme étant une requête déposée pendant la période de dépôt de la réponse préliminaire du titulaire du brevet dans la première procédure. Deuxièmement, un autre changement proposé prévoirait une procédure dans laquelle un le titulaire du brevet peut, dans un document distinct déposé avant une réponse préliminaire, demander le refus discrétionnaire de l’institution. Dans ce cas, chacune des parties aurait la possibilité, dans un exposé distinct, d’aborder les facteurs pertinents pour un refus discrétionnaire. Ce briefing séparé évite d’empiéter sur les limites du nombre de mots des parties pour le briefing sur le fond.
L’USPTO a également noté que rien dans les règles n’empêche le Conseil, lorsque les circonstances le justifient, d’exercer son pouvoir discrétionnaire et d’autoriser le titulaire du brevet à inclure les questions de refus discrétionnaire dans la réponse préliminaire du titulaire du brevet. De plus, dans la mesure où le bien-fondé est pertinent pour un refus discrétionnaire, les parties peuvent attirer l’attention du Conseil sur la requête et la réponse préliminaire du titulaire du brevet pour discuter du bien-fondé tel que contenu dans ces documents. Et il peut y avoir des cas dans lesquels il est approprié que la Commission examine le refus discrétionnaire même si le titulaire du brevet ne dépose pas de demande. Ainsi, les modifications proposées prévoient également que la Commission peut imposer un refus discrétionnaire de sa propre initiative, auquel cas la Commission fournira aux parties la possibilité de s’informer.
Troisièmement, un changement de règle supplémentaire proposé modifierait les règles de pratique relatives à la clôture des procédures en vue d’un règlement afin d’aligner les exigences relatives à la clôture des procédures avant et après l’ouverture du dépôt, exigeant que les accords de règlement préalables au dépôt soient déposés en temps opportun auprès de la Commission pour soutenir la clôture d’une procédure pré-institutionnelle. Plus précisément, l’USPTO a expliqué que la loi exige le dépôt d’accords de règlement conclus dans le cadre ou en prévision de la clôture d’une procédure qui a été engagée, et reste muette sur le règlement préalable à l’institution de l’AIA. L’USPTO a expliqué que la règle proposée est promulguée dans le cadre du pouvoir du directeur de prescrire des réglementations établissant et régissant un DPI en vertu des dispositions de l’AIA.
Quatrièmement, les dernières modifications majeures proposées aux règles ajouteraient des facteurs à prendre en compte en cas de refus discrétionnaire sur la base de pétitions parallèles et de pétitions en série. Pour les pétitions parallèles, les différents facteurs pertinents pour la détermination des motifs valables qui peuvent être pris en compte par le Conseil comprennent : (1) le classement par le pétitionnaire de ses pétitions parallèles dans l’ordre dans lequel le pétitionnaire souhaite que le Conseil examine le fond, (2) une explication des différences entre les pétitions parallèles, (3) le nombre de revendications contestées par le pétitionnaire et revendiquées par le titulaire du brevet, (4) si les parties contestent la date de priorité du brevet contesté, (5) s’il existe une revendication alternative constructions nécessitant un état de la technique différent, (6) si le pétitionnaire manquait d’informations au moment du dépôt de la pétition ; et (7) la complexité de la technologie utilisée dans l’affaire, ainsi que toute autre information jugée pertinente pour la détermination des motifs valables.
Pour les pétitions en série, les facteurs que la Commission prend en compte pour déterminer s’il convient de refuser l’introduction d’une pétition en série comprennent : (1) si, au moment du dépôt de la première pétition, le demandeur connaissait l’état de la technique revendiqué dans la deuxième pétition ou s’il devait en ai eu connaissance ; (2) si, au moment du dépôt de la deuxième requête, le requérant avait déjà reçu la réponse préliminaire du titulaire du brevet à la première requête ou s’il avait reçu la décision institutionnelle du Conseil pour la requête précédente ; (3) le temps qui s’est écoulé entre le moment où le requérant a pris connaissance de l’état de la technique revendiqué dans la deuxième requête et le dépôt de la deuxième requête ; et (4) si le demandeur a fourni une explication adéquate du temps écoulé entre les dépôts de plusieurs requêtes portant sur les mêmes revendications du même brevet. Les commentaires publics sur les modifications de règles proposées par l’USPTO sont attendus dans les 60 jours à compter du 19 avril 2024.
