Les sociétés de cannabis et (selon les États) les marques utilisent souvent des accords de licence pour développer leurs marques. Si elles sont effectuées correctement, elles peuvent constituer un énorme générateur de revenus pour les marques et les licenciés, et peuvent accroître la bonne volonté de la marque sur un territoire particulier. Cependant, ils sont notoirement faciles à bâcler. Un mauvais accord de licence peut être dévastateur pour une marque de cannabis. Dans cet article, j’examinerai certains des problèmes les plus courants que j’ai rencontrés dans les accords de licence dans une multitude d’États différents.
Il peut être utile d’expliquer d’abord ce que j’entends par « contrat de licence ». J’utilise le terme de manière vague pour désigner une situation dans laquelle une entreprise (un concédant de licence) concède sa propriété intellectuelle (comme son nom de marque) à un tiers pour qu’il l’utilise d’une manière définie. Il existe un million de façons différentes de prendre forme dans le cadre d’un accord de licence.
Un exemple courant serait une licence de propriété intellectuelle accordée à une entreprise de cannabis aux fins de fabriquer et de vendre des produits de marque. En général, c’est le type d’accord de licence sur lequel je souhaite me concentrer dans cet article.
#1 Défaut de prendre en compte l’impact de la réglementation
Le cannabis est une industrie hautement réglementée. Il n’est donc pas surprenant que les régulateurs se soucient souvent beaucoup du type de personnes avec lesquelles les entités agréées traitent. Les concédants de licence de propriété intellectuelle constituent l’un de ces groupes. De nombreux États dressent des obstacles aux concédants de licence de propriété intellectuelle, ce qui rend difficile, voire impossible, la conclusion d’accords de licence. Parfois, les réglementations sont si lourdes que les accords doivent être complètement reformulés, au risque de lourdes conséquences pour l’une ou les deux parties.
Je le dis souvent ici, mais il est vraiment important de comprendre cela avant de payer un avocat pour rédiger et négocier un accord de licence. Non seulement les parties risquent de gaspiller de l’argent en ne le faisant pas, mais elles s’exposeront également potentiellement à des sanctions réglementaires plus tard.
#2 Conditions de paiement mal définies
J’ai conclu plus d’accords de licence que je ne peux en compter. Habituellement, ils commencent par un client ou un avocat adverse qui transmet les termes de l’accord de principe convenus. Et souvent, j’entends quelque chose comme « les redevances seront de X % ». Ma prochaine question est toujours : « X % de quoi ? » Vous seriez probablement surpris de la fréquence à laquelle j’entends des grillons en réponse.
Il faut souvent beaucoup de patience ou de disputes pour déterminer le calcul précis des redevances. Et ce n’est là qu’une des innombrables conditions de paiement. Des éléments tels que les délais de paiement, le paiement des dépenses, les litiges en matière de facturation et de frais, les crédits, etc. nécessitent tous une réflexion et des détails supplémentaires. Souvent, les parties n’apprécient pas qu’un accord de licence fixe l’état d’une relation à long terme, parfois pluriannuelle, et est donc très différent des accords d’achat ponctuels. Si les parties signent des contrats de licence comportant des dispositions de paiement peu claires ou vagues, elles ne devraient pas être surprises lorsque des litiges surgissent inévitablement.
#3 Processus de commande peu clair
Bien que je passe beaucoup de temps à travailler sur des conditions de paiement peu claires, le problème de loin le plus courant que je vois dans les contrats de licence est un processus de commande peu clair. Parfois, les accords de licence ne disent rien sur le processus de fabrication et/ou de commande de produits. Dans un accord dont le seul objectif est la fabrication et la vente de biens, c’est… un problème. Mais cela arrive tout le temps.
Pour être honnête, certains contrats de licence peuvent ne pas exiger qu’un processus de commande soit détaillé. Si une marque sans licence (dans un État qui le permet !) accorde une licence de propriété intellectuelle à une entreprise de cannabis pour fabriquer et vendre des produits à qui elle peut les vendre, alors cette entreprise de cannabis peut avoir le pouvoir discrétionnaire quant à la manière et au moment de fabriquer des produits. Mais les accords de licence ne sont peut-être pas aussi clairs et il peut arriver que le donneur de licence et le preneur de licence conviennent de commercialiser et de vendre des produits.
Dans ce type de cas, le donneur de licence aura besoin de clarifier la manière dont il peut commander des produits, le délai de livraison nécessaire pour le faire, etc. S’il n’est pas clair comment les parties dicteront ou demanderont que ces processus se déroulent, alors les choses iront vers le sud.
#4 Problèmes de prix
Revenons à l’exemple d’une marque sans licence concédant sa propriété intellectuelle à une société de cannabis pour une gamme complète de services de fabrication et de distribution. Il y a de fortes chances que la marque reçoive une redevance correspondant à un certain pourcentage du prix de vente de chaque unité de produit vendue. Alors évidemment, la marque voudra que le prix de vente soit le plus élevé possible. Il y a quelques choses potentielles sur lesquelles les marques peuvent vraiment se tromper ici.
Premièrement, certains contrats de licence peuvent ne rien dire sur les prix de vente. Dans un cas extrême, le preneur de licence pourrait vendre les produits à un prix si bas que la marque n’en retirerait que peu de bénéfices. D’un autre côté, si une marque fixe un prix de vente minimum trop élevé, le preneur de licence risque de ne pouvoir vendre aucun produit et les deux parties n’auront pas de chance. J’ai vu des entreprises au bord d’un litige sur ces questions. À mon avis, une grande partie de ces problèmes sont facilement évitables.
Les marques avisées ont quelques options ici. À tout le moins, ils pourraient inclure une obligation contractuelle de déployer les efforts « les meilleurs » ou « commercialement raisonnables » pour vendre les produits au prix le plus élevé possible. Mais cela reste assez fragile et reste sujet à débat. Les marques pourraient également inclure des options de tarification « échelonnées », fixant un prix « cible » et un prix minimum inférieur. De cette façon, le titulaire de licence devrait essayer d’atteindre le prix indicatif, mais pourrait disposer d’une marge de manœuvre pour le baisser un peu. Ou bien, les parties pourraient convenir d’un prix mais choisir de le revoir périodiquement en fonction des niveaux de ventes.
#5 Fiascos de l’emballage et de l’étiquetage
J’ai vu de nombreux accords de licence qui donnent au concédant une totale discrétion sur ce qui figure sur l’emballage ou l’étiquetage d’un produit. Cela peut convenir pour les produits qui ne sont pas trop réglementés, mais cela peut poser problème pour les transactions liées au cannabis. Les lois sur l’étiquetage du cannabis sont notoirement compliquées – à tel point que j’ai eu au moins quelques changements sur 100 % des étiquettes que j’ai examinées. Par exemple, la Californie a différents ensembles d’exigences détaillées qui s’appliquent aux produits manufacturés et non manufacturés, qui sont extrêmement techniques et compliquées par des éléments tels que la taille de la police et l’emplacement du texte.
Même en mettant de côté les réglementations, un preneur de licence souhaite probablement au moins un certain niveau d’assurance que son donneur de licence ne fera pas quelque chose qui entraînerait une poursuite pour infraction contre le preneur de licence (voir ici pour quelques exemples). Ainsi, confier l’attribution d’un label à un donneur de licence, qui n’est peut-être même pas une entreprise agréée, constitue un risque majeur.
Lorsque je représente le titulaire d’une licence IP, l’une des premières choses que je fais est de regarder qui prend la décision d’étiqueter le contenu. Je ne vois pas beaucoup de réticence lorsque les clients titulaires de licence demandent des droits d’approbation sur le contenu des étiquettes. En fait, nous nous retrouvons généralement avec un concédant de licence créant l’étiquette initiale et la modifiant en fonction des contributions du preneur de licence. Mais comme pour toute autre chose, il est important d’inclure cela dans le contrat afin qu’il n’y ait pas de litiges plus tard.
#6 Pas de garde-fous en matière de marketing
De la même manière, les lois sur la commercialisation du cannabis sont compliquées. Si un accord de licence permet aux titulaires de licence de mener des activités de marketing, l’accord de licence devrait au minimum obliger le titulaire à se conformer aux lois ce faisant. Mais des accords de licence solides peuvent aller plus loin et exiger du titulaire de la licence qu’il respecte certaines normes ou directives au-delà de ce que les règles exigent. Après tout, les supports marketing peuvent à la fois être conformes à la loi et nuire à la réputation du concédant de licence ou à la bonne volonté de la marque sous licence.
#7 Défaut de protection du concédant de licence et de la marque
Le dernier problème courant que j’aborderai aujourd’hui est l’incapacité d’un accord de licence à protéger de manière adéquate le concédant de licence ou la marque. En ce qui concerne la protection de la marque, un bon accord de licence comprendra une longue liste de dispositions restreignant la manière dont le preneur de licence peut utiliser, sous-licencier ou déléguer la propriété intellectuelle sous licence, et exigera du preneur de licence qu’il fournisse une assistance ou participe aux litiges de propriété intellectuelle. Sans verrouiller l’utilisation du preneur de licence, le concédant de licence pourrait compromettre la protection juridique de sa marque. Et cela va totalement à l’encontre de l’objectif de la licence.
Cependant, de manière plus générale, les accords de licence ne parviennent souvent pas à remédier aux dommages potentiels causés au donneur de licence lui-même. Dans l’exemple que j’ai utilisé ici – une marque concédée sous licence à une entreprise pour la fabrication, la distribution et la vente – le concédant de licence n’aurait aucune part dans le processus de fabrication et de distribution. Dans ce cas, il souhaiterait être à l’abri de toute responsabilité dans la mesure du possible. Il existe plusieurs dispositions contractuelles que le concédant de licence pourrait inclure pour y parvenir, telles que :
Dispositions contractuelles d’indemnisation, pour obliger le titulaire de licence à couvrir les coûts du concédant de licence si cela était impliqué dans une action en justice en raison de la conduite du titulaire de licence. Exigences pour le titulaire de licence de souscrire une assurance avec une couverture assurée supplémentaire pour le donneur de licence. Limitations de responsabilité qui limiteraient la capacité du titulaire de licence à recouvrer la licence auprès du concédant. Des clauses et autres dispositions qui indiqueraient clairement que le titulaire de la licence (et non le donneur de licence) reste responsable de certains comportements. Exclusions des dispositions d’indemnisation ou de limitation de responsabilité qui profitent au titulaire de permis si celui-ci s’est livré à une conduite interdite.
Ce dernier point mérite un peu plus d’explications. Les accords de licence exigent souvent que le concédant indemnise (c’est-à-dire couvre les coûts) le preneur de licence pour certaines choses, par exemple si le preneur de licence est poursuivi en justice par un tiers parce que la propriété intellectuelle du concédant est prétendument en violation. Mais un accord de licence favorable au concédant de licence imposera souvent des obligations lorsque le preneur de licence lui-même a commis une erreur. Ainsi, par exemple, si un preneur de licence commercialise la marque d’un concédant de licence d’une manière qui conduit à une action en contrefaçon de la part d’un tiers, il se peut que le preneur de licence n’ait pas droit à une indemnisation.
Conclusion
Les problèmes ci-dessus font partie des problèmes les plus courants que j’ai vus surgir au fil des années où j’ai examiné, rédigé et négocié des accords de licence. Ils ne sont en aucun cas exclusifs et il peut y avoir bien d’autres problèmes, surtout lorsque l’on commence à se tourner vers des types d’accords plus « exotiques », comme les accords tripartites.
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